Enregistrer une marque permet de protéger le nom, le logo ou tout autre signe qui identifie une entreprise, un produit ou un service. Cependant, ce droit ne se conserve pas uniquement en renouvelant l’enregistrement. La loi exige que la marque soit véritablement utilisée sur le marché et permet de demander sa caducité lorsqu’elle reste inactive pendant cinq années consécutives.

Les clés de l’utilisation d’une marque enregistrée en 30 secondes

• Une marque peut être renouvelée tous les dix ans, mais doit être réellement utilisée pour conserver toute sa protection.
• Après cinq ans sans utilisation effective, un tiers peut demander sa caducité.
• Il n’est pas nécessaire de vendre de grandes quantités, mais il faut démontrer une activité commerciale authentique.
• Factures, contrats, emballages, campagnes publicitaires et catalogues suffisent pour prouver son usage.
• Les marques espagnoles, européennes et internationales sont soumises à des règles territoriales différentes.

Cette obligation concerne les marques nationales enregistrées auprès de l’Office espagnol des brevets et marques (OEPM), celles de l’Union européenne gérées par l’EUIPO ainsi que les demandes internationales traitées par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

L’idée est simple : l’enregistrement protège une activité commerciale réelle, mais il n’est pas conçu pour bloquer indéfiniment des noms ou logos lorsqu’aucun produit ou service n’est associé.

Que considère la loi comme une utilisation effective

L’utilisation effective d’une marque ne dépend pas uniquement du nombre de ventes. Une entreprise peut commercialiser peu d’unités tout en conservant sa protection si elle opère sur un marché restreint, spécialisé ou avec des produits de prix élevé.

Par exemple, un fabricant de machines industrielles peut réaliser peu d’opérations par an et prouver une activité réelle. En revanche, une vente isolée d’un produit de grande consommation pourrait ne pas suffire si elle semble organisée uniquement pour éviter la perte de l’enregistrement.

Les tribunaux et les offices de la propriété industrielle analysent chaque situation de façon conjointe. Parmi d’autres aspects, ils évaluent la durée d’utilisation de la marque, sa fréquence, le territoire concerné, les produits ou services visés et le volume d’affaires généré.

Ils examinent également si l’usage a une finalité commerciale authentique. Les opérations symboliques, les documents créés exclusivement pour une procédure ou les actions internes qui n’atteignent jamais le consommateur ne sont généralement pas considérés comme suffisants.

De plus, la marque doit apparaître liée aux produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée. Il ne suffit pas de montrer que l’entreprise est active si les factures, campagnes ou contrats fournis ne permettent pas de relier cette activité au signe protégé.

Que se passe-t-il après cinq années d’inactivité

La législation accorde au titulaire une période initiale de cinq ans pour commencer à utiliser la marque. Au-delà de ce délai, toute personne habilitée peut demander sa caducité si aucune utilisation réelle n’a été faite.

La perte de protection n’est pas automatique. Il faut qu’une personne initie une procédure et que l’autorité compétente ou, le cas échéant, un tribunal déclare la caducité.

Depuis janvier 2023, l’OEPM peut traiter directement les demandes de nullité et de caducité des marques espagnoles. Avant cette date, la plupart de ces litiges devaient être portés devant les tribunaux.

La caducité peut également être partielle. Si une marque a été enregistrée pour des vêtements, des chaussures et des accessoires, mais n’a été utilisée que pour vendre des t-shirts, le titulaire pourrait conserver la protection pour les produits utilisés et la perdre pour les autres.

Ce risque est fréquent lorsque l’on enregistre une marque pour un large éventail d’activités en vue de futurs projets commerciaux. Plus la liste est longue, plus il peut être difficile par la suite de prouver une présence réelle sur le marché pour toutes les catégories.

Il est aussi possible que la marque devienne caduque si elle a été utilisée pendant un certain temps mais que l’activité a été interrompue pendant cinq années consécutives.

La loi prévoit des exceptions lorsque des causes justifiées empêchent l’usage. Toutefois, invoquer simplement un manque de clients, des difficultés économiques ordinaires ou une décision stratégique de report du lancement ne suffit généralement pas. La cause doit être extérieure à la volonté du titulaire et directement liée à l’impossibilité d’exploiter la marque.

Comment prouver qu’une marque est utilisée

Le titulaire doit généralement prouver l’usage quand il reçoit une demande de caducité ou lorsqu’une autre entreprise lui réclame des preuves dans le cadre d’une procédure d’opposition.

Il est donc conseillé de conserver une documentation depuis le début de l’activité, sans attendre que le conflit survienne.

Les factures sont une preuve courante, surtout celles qui mentionnent clairement la marque, la date, le produit vendu et le lieu de la transaction. Des contrats de distribution, accords de licence, catalogues, brochures, campagnes publicitaires, emballages, étiquettes, et photos de produits peuvent également faire office de preuve.

Les sites internet et réseaux sociaux peuvent aussi contribuer, mais une simple capture d’écran peut être insuffisante si elle ne permet pas de vérifier la date de publication, le territoire visé ou la portée.

Une documentation diversifiée, analysée dans son ensemble, offre généralement la meilleure défense en montrant une utilisation continue dans le temps.

Par exemple, une entreprise peut conserver des factures sur plusieurs années, des échantillons d’emballage, des campagnes publicitaires, des accords avec des distributeurs et des statistiques de vente en ligne. Cet ensemble constitue une preuve plus solide qu’un seul document isolé.

Il est également recommandé d’organiser ces documents par pays et par produit, notamment lorsque la marque couvre plusieurs activités ou que l’enregistrement concerne différents marchés.

Les changements de logo peuvent également poser problème

Les entreprises mettent souvent à jour leur image de marque au fil des années. En général, la réglementation accepte de petites variations par rapport à la marque enregistrée, à condition que cela ne modifie pas son caractère distinctif.

Changer la police, simplifier un élément secondaire ou ajuster les couleurs peut être compatible avec l’enregistrement d’origine. Le problème survient lorsque la refonte supprime ou modifie les éléments permettant d’identifier la marque.

Si la différence est trop grande, l’usage du nouveau logo pourrait ne pas suffire à prouver l’utilisation de la version enregistrée.

Ainsi, une refonte importante de l’identité visuelle devrait accompagner une révision des enregistrements existants. Dans certains cas, il est conseillé de déposer une nouvelle demande et de maintenir les protections pendant une période de transition.

L’usage par des distributeurs, franchisés ou licenciés peut aussi être considéré comme valable, à condition d’avoir l’autorisation du titulaire et de pouvoir prouver la relation commerciale.

Il n’existe pas de marque valable universellement

Les entreprises peuvent choisir différentes stratégies pour protéger une marque selon les pays où elles interviennent.

Une marque espagnole se dépose auprès de l’OEPM et produit ses effets en Espagne. Elle peut être renouvelée indéfiniment tous les dix ans, mais reste soumise à l’obligation d’utilisation.

Une marque de l’Union européenne gérée par l’EUIPO confère une protection unitaire dans les États membres. Cela ne signifie pas qu’elle doit être utilisée dans tous ces pays, mais l’usage doit avoir une portée suffisante dans le marché européen, en fonction des circonstances.

Pour couvrir plusieurs pays, il existe le Système de Madrid, géré par la OMPI, permettant de déposer une demande centralisée et désignant les territoires souhaités.

Cependant, une marque internationale n’accorde pas automatiquement des droits équivalents dans le monde entier. Chaque pays étudie la demande selon sa législation et peut exiger l’usage local.

Utiliser uniquement en Espagne une marque enregistrée dans d’autres pays ne suffit pas à la préserver dans ces marchés. Si une entreprise dépose sa marque aux États-Unis, au Japon ou au Mexique, elle devra respecter les exigences locales.

Les bases de données de recherches gratuites, comme celles de l’OEPM, de l’EUIPO (TMview) ou de l’OMPI (Global Brand Database, Madrid Monitor), permettent de vérifier les enregistrements antérieurs.

Renouveler une marque ne supprime pas le risque de caducité

Une marque est généralement accordée pour dix ans et peut être renouvelée autant de fois que le souhaite le titulaire. Cependant, une marque renouvelée peut rester vulnérable si elle n’est pas utilisée.

Cette nuance est essentielle : certaines entreprises pensent que le paiement de la taxe de renouvellement suffit à garantir tous leurs droits. En réalité, la renouvellement conserve l’enregistrement, mais ne dispense pas de la preuve d’exploitation commerciale effective.

Le manque d’usage peut aussi compliquer la contestation par le titulaire d’un enregistrement ultérieur. Si le signe antérieur est enregistré depuis plus de cinq ans, l’autre partie peut demander à prouver son utilisation.

Sans preuves suffisantes, la marque peut cesser d’être utile pour bloquer des demandes similaires, même si elle reste inscrite officiellement.

Une gestion efficace implique de réexaminer périodiquement les produits et services protégés, de conserver des preuves d’activité et de vérifier que l’image utilisée correspond à celle enregistrée. La valeur d’une marque ne se limite pas à son certificat : il faut maintenir une présence tangible et démontrable sur le marché.

Questions fréquentes

Une marque est-elle automatiquement perdue après cinq ans sans usage ?

Non. La caducité doit être demandée et déclarée par l’autorité compétente. Cependant, une marque sans usage effectif depuis cinq ans reste exposée à la perte de sa protection.

Faut-il vendre beaucoup pour conserver une marque ?

Il n’existe pas de volume minimal universel. Les ventes doivent refléter une activité commerciale réelle et cohérente avec le produit, le secteur et la taille du marché.

Les réseaux sociaux servent-ils à prouver l’usage ?

Ils peuvent faire partie des preuves, notamment si les publications sont datées et montrent des produits ou services commercialisés. Il est préférable de les accompagner de factures, contrats, campagnes publicitaires, etc.

Une marque européenne protège-t-elle aussi en dehors de l’Union européenne ?

Non. La marque de l’Union européenne ne produit d’effets qu’au sein des États membres. Pour obtenir une protection dans d’autres pays, il faut déposer des demandes nationales ou recourir au Système de Madrid.